Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери» | Фахівці радились, як побороти «патентний тролінг» у державі

Фахівці радились, як побороти «патентний тролінг» у державі

25 листопада 2016 року в Міністерстві юстиції України відбувся круглий стіл «Протидія «патентному тролінгу» в Україні в контексті захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності». Організували захід патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери» та Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту (далі — НДЦ судової експертизи з питань ІВ Мін’юсту) спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України (далі — НДІ ІВ НАПрН України), Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (далі — ІДП ім. В.М. Корецького НАН України), Київським університетом права НАН України (далі — КУП НАН України) та юридичною компанією «IPjurix».

Участь у заході взяли понад 80 представників органів державної влади, органів досудового слідства, суддів, судових експертів, патентних повірених, адвокатів, керівників юридичних компаній та бізнес-асоціацій, представників інститутів громадянського суспільства та ЗМІ.

Круглий стіл проводився з метою формування узгоджених теоретико-методологічних, правотворчих і правозастосовних підходів, насамперед судової та адвокатської практики, правоохоронної та судово-експертної, у сфері захисту об’єктів права інтелектуальної власності від так званого «патентного тролінгу» в Україні, а також напрацювання рекомендацій (резолюції) за результатами обговорення.

Модератором першої частини заходу, яка включала в себе привітання та напутнє слово від визнаних фахівців галузі, виступив директор НДЦ судової експертизи з питань ІВ Мін’юсту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт Владислав Федоренко. Зі вступним словом до учасників звернулись: генеральний директор ППФ «Пахаренко і партнери», доктор наук у галузі права, патентний повірений України № 4, президент Української Групи Міжнародної асоціації з охорони ІВ (УГ АIPPI), віце-президент з питань ІВ ICC Ukraine, координатор бізнес-ініціативи ІСС щодо зупинення підробок і піратства (BASCAP) в Україні Антоніна Пахаренко-Андерсон, ректор КУП НАН України, заслужений юрист України, професор, к. ю. н. Юрій Бошицький, начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Мін’юсту Наталія Ткаченко, заступник директора ІДП ім. В.М. Корецького НАН України, д-р ю. н., професор, заслужений юрист України, академік НАПрН України Олександр Скрипнюк та заступник директора департаменту розвитку інновацій та ІВ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Богдан Падучак.

Свою промову Антоніна Пахаренко-Андерсон почала з витоків поняття «патентного тролінгу», котре прийшло до нас зі США, де патентними тролями називають осіб, які скуповують на ринку патенти без наміру їх подальшого використання у своїй діяльності, а лише з метою ініціювання судових процесів про заборону виробництва або сплату роялті, заробляючи таким способом чималі гроші. Сучасні тролі орієнтовані переважно на новітні технології та продукти, собі в жертви вони обирають високотехнологічні компанії, такі як Apple, Samsung, Hewlett-Packard, Asus, Fujitsu, Lenovo, Panasonic. Об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які охороняються за належними їм патентами, здебільшого дійсно мають світову новизну.

В Україні «патентний тролінг» пов’язаний не лише з недобросовісною поведінкою суб’єктів на ринку, а й із неприкритим шахрайством з ОПІВ, яке набрало неабияких обертів за останні чотири роки, коли тролі одержували патенти та вносили до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності десятками такі ОПІВ як сірники, вішаки, пробки для закупорювання пляшок, запальнички, лопатки для харчових продуктів, господарські шкребки, планшетні комп’ютери, двірні та віконні засови й ручки, колби та корки для фармацевтичної продукції, зубочистки, респіратори, лампочки, світильники, господарські рукавички, різноманітні способи упаковки товарів та безліч інших об’єктів повсякденного вжитку. Таким чином шахраї активно використовують права інтелектуальної власності (особливо на промислові зразки) виключно з метою створення перешкод іншим суб’єктам господарювання під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять ОПІВ.

Модерувала практичну частину зустрічі координатор з підтримки громадських проектів ППФ «Пахаренко і партнери», голова комісії з питань ІВ та недобросовісної конкуренції Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), к. х. н. Вероніка Березанська. Дискутувати з аудиторією взялись: керуючий партнер юридичної компанії «IPjurix», патентний повірений Юрій Охромєєв, представник департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України Олексій Гащицький, радник ППФ «Пахаренко і партнери», к. х. н. Микола Ковіня, заступник директора з експертної роботи НДІ ІВ НАПрН України, к. ю. н., судовий експерт Олександр Дорошенко, судовий експерт НДЦ судової експертизи з питань ІВ Мін’юсту, директор філії «Український інститут інтелектуальної власності» Тетяна Чабанець, начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України Інна Шатова, патентний повірений № 166, судовий експерт Петро Боровик, директор патентно-юридичної компанії «IPStyle», патентний повірений, адвокат Марія Ортинська, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ ІВ НАПрН України, к. екон. н., доцент, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Геннадій Андрощук та керівник практики вирішення конфліктів і спорів Адвокатського об’єднання «Juscutum», адвокат Антон Куц.

У процесі обговорення модератором та доповідачами було озвучено зокрема таке.

Чинне законодавство України передбачає отримання двох видів патентів під відповідальність заявника — це патенти на промисловий зразок і корисну модель, при цьому новизна заявлених об’єктів не перевіряється експертною установою. Умовою отримання охорони для таких ОПІВ є правильно складена заявка на отримання патенту та сплата всіх зборів, передбачених законодавством.

Після отримання патенту на корисну модель або промисловий зразок його власник має право використовувати цей ОПІВ, розпоряджатись ним та забороняти іншими його використання. Крім того, правовласник може захищати свої права інтелектуальної власності засобами адміністративного, цивільного та кримінального судочинства, а також, що найбільше цікавить українських тролей, в адміністративному порядку на митному кордоні.

Таким чином, патентний троль для захисту своїх прав може занести ОПІВ, на який є чинний патент, до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності, не сплачуючи за це жодної копійки з 1 червня 2012 року — часу, коли набув чинності новий Митний кодекс України. Після внесення даних до реєстру митні органи (за відсутності дозволу патентовласника на використання ОПІВ за даним патентом) призупинять митне оформлення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності відповідних товарів до 20 діб, повідомивши про це того самого патентного троля як правовласника. Саме після скасування грошової застави при реєстрації ОПІВ у митному реєстрі та коли митні органи почали діяти за власною ініціативою «патентний тролінг» в Україні розквітнув буйним цвітом, оскільки шахраї почали активно використовувати права інтелектуальної власності виключно з метою створення перешкод іншим суб’єктам господарювання під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять ОПІВ. До речі, «патентний тролінг» у розумінні отримання виключних майнових прав на давно відомі об’єкти існував у нашій країні і до скасування грошової застави, але його масштаби були незначними і не стосувались безпосередньо зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Згідно з чинним законодавством, незважаючи на очевидність використання заявлених на охорону ОПІВ та їх відомість на ринку протягом років чи десятиліть, патентне відомство України не має повноважень відмовити заявнику у видачі патенту, а митні органи — відмовити у внесенні ОПІВ, на який виданий охоронний документ, до митного реєстру на цій підставі. І хоча подібну охорону можна отримати не лише в Україні, а й у державах Європейського Союзу, чому все ж така прикрість у нас можлива? Відповідь одна: безкарність дій таких шахраїв у нашій державі.

Послідовність дій патентного троля доволі проста й швидка: отримання патенту на промисловий зразок або корисну модель, внесення ОПІВ до митного реєстру для створення перешкод при митному оформленні товарів, пропозиція добросовісним імпортерам щодо виплати винагороди (або укладання ліцензійної угоди) за дозвіл на продовження митного оформлення та, зрештою, отримання жаданих коштів.

Як правило, творчі пошуки тролей спрямовані на те, щоб отримати охоронний документ на найуживанішу річ, яка імпортується багатьма особами, до кожної з яких можна висунути претензію. В результаті в Україні різко зросла кількість недобросовісних реєстрацій та почастішали ситуації, коли імпортери не мають змоги ввезти елементарну продукцію широкого вжитку.

Добросовісний учасник ринку має право (і всі шанси) в судовому порядку визнати патент троля недійсним, витративши на судовий процес приблизно півроку, без жодної можливості одержати справедливу компенсацію від шахрая. Тож наразі добросовісний імпортер, захищаючи свою позицію в Україні, ризикує власним часом, доходами, контрактами з контрагентами, часткою на ринку тощо. Натомість патентний троль ризикує лише своїм завідомо недобросовісно одержаним документом, який він може здобути повторно. За таких умов деякі (навіть досить крупні й відомі) компанії погоджуються на умови патентних тролей та додатково мотивують їх, сплачуючи незначні, порівняно з вартістю судового процесу, «роялті».

Схожі системи охорони ОПІВ та захисту прав на митниці успішно працюють у низці розвинених європейських країн, адже їхні громадяни дотримуються добросовісної поведінки особи — правовласника на об’єкт інтелектуальної власності, а держави забезпечують реальну відповідальність недобросовісних заявників (патентних тролів) і відшкодовують збитки особам, які їх зазнали внаслідок таких дій, за рахунок патентного троля або з державного бюджету. Та й європейські патентні повірені не «засвітились» у сприянні здійсненню таких недобросовісних реєстрацій, позаяк ретельно дбають про професійну етику та дотримуються доброчесної поведінки, на відміну від наших спеціалістів, котрі в таких випадках зазначають, що «гроші не пахнуть» і «якщо цього не зроблю я, то зробить мій колега, я ж втрачу легкий заробіток». В Україні жодної відповідальності не несуть ані патентний троль, ані держава, ані патентний повірений.

Як зупинити цю навалу

Наприкінці заходу модератори спільно з учасниками окреслили основні напрямки боротьби з патентними тролями і вирішили зібрати дієві пропозиції та акумулювати їх у спільних рекомендаціях (резолюції).

Тож, підсумовуючи пропозиції та відповіді на головне запитання, яке модератор ставила всім доповідачам — «Які заходи можуть зупинити «патентний тролінг» в Україні?», Вероніка Березанська зазначила, що учасники зустрічі дійшли згоди, що існуючий на ринку України «патентний тролінг» шкодить іміджу та зменшує інвестиційну привабливість країни. Аби змінити ситуацію на краще, необхідно діяти за всіма можливими напрямками, починаючи з удосконалення спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності щодо надання охорони промисловим зразкам і корисним моделям та завершуючи запровадженням механізмів настання відповідальності за вчинення недобросовісних дій із використанням ОПІВ.

Серед першочергових заходів, які необхідно зробити для покращення ситуації, фахівці зазначили:
1. Прискорення прийняття законодавчих змін щодо спрощення процедури оскарження прав інтелектуальної власності на патенти на промислові зразки.
Надати можливість оскарження патентів на промислові зразки в Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності України не лише заявникам, але й іншим зацікавленим особам. Застосування адміністративної процедури для припинення чинності патентів на промислові зразки суттєво зменшить негативні наслідки видачі таких патентів.

2. Прискорення прийняття законодавчих змін щодо можливої правової охорони корисних моделей, які б включали один із двох обговорених варіантів змін щодо розмежування об’єктів винаходу і корисної моделі.
За першим варіантом об’єктом корисної моделі є пристрій та речовина, а умовами надання правової охорони — промислова придатність, новизна, винахідницький рівень.
За другим варіантом об’єктом корисної моделі є пристрій, а умовами надання правової охорони залишаються промислова придатність і новизна.
В обох варіантах строк чинності майнових прав інтелектуальної власності залишається 10 років, проводиться формальна експертиза заявки на корисну модель для видачі патенту, встановлюється адміністративна процедура визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель та обов’язок відомства за заявою будь-якої особи протягом 6 місяців надати офіційний звіт про пошук за поданою заявкою.

3. Розглянути можливість запровадження гарантій (можливо, страхових) при внесенні об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності, охоронні документи на які видані під відповідальність заявника.

4. Посилити відповідальність недобросовісних патентовласників за зловживання правами інтелектуальної власності та відшкодування збитків добросовісного бізнесу від дій тролів, якщо буде доведено безпідставність їхніх вимог.
Внести зміни до чинного процесуального законодавства, аналогічні до існуючих норм у європейських країнах, де суди активно застосовують механізм покладення всіх витрат на сторону, що програла спір, та можуть зобов’язати власника патенту внести грошову заставу у розмірі потенційних витрат сторін на судовий процес до початку розгляду спору. Також необхідно активізувати використання норм антиконкурентного законодавства щодо недобросовісної конкуренції для покарання винних у «патентному тролінгу».

5. Посилити відповідальність посередників при отриманні правової охорони на промислові зразки і корисні моделі, починаючи з експертів патентного відомства й закінчуючи патентними повіреними.
Шляхами досягнення мети можуть бути: внесення законодавчих змін щодо персональної відповідальності експертів патентного відомства та проведення соціальних заходів щодо широкого громадського обговорення вчинків осіб, які діють в інтересах тролів (наприклад складання антирейтингів патентних повірених).

Владислав Федоренко підтримав колегу і теж озвучив напрацьовані у вступній частині заходу рекомендації. За результатами обговорення учасники круглого столу домовились, що вироблені спільно пропозиції та рекомендації будуть оприлюднені для обговорення найближчим часом на сайтах ППФ «Пахаренко і партнери» та НДЦ судової експертизи з питань ІВ Мін’юсту, після чого направлені до Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Мін’юсту.