Представники Пахаренко і партнери долучились до дискусії на тему: «Європейські стандарти захисту прав інтелектуальної власності в Україні: нові законопроектні ініціативи» від Комітету з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ, спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України та Національною асоціацією патентних повірених України.

При обговоренні першого питання заходу щодо ключових положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» Вероніка Березанська та Євгеній Компанець звернули увагу учасників заходу на необхідність доповнення цього законопроекту актуальними змінами, які чекають на своє втілення вже п’ять років, щодо  внесення змін до статей 176, 177, 203-1, 229 ККУ, ст. 51-2 КУпАП, статей 476, 497, 498 та ч. 8 ст. 243 МКУ.

Зокрема, потребує нагального вирішення низка таких проблем:

1. Невідповідність положень Кримінального кодексу України (ККУ) вимогам міжнародних договорів. Положення Угоди TRIPS (ст. 61) та Угоди про асоціацію UA-EU (ст. 237), які передбачають санкції у вигляді позбавлення волі, а також конфіскацію знищення товарів і матеріалів, які порушують право інтелектуальної власності та їх знищення.  В 2016 р. із санкцій статей 176, 177, 203-1, 229 ККУ виключені конфіскація та знищення (через систему Державної виконавчої служби контрафактна продукція знов може потрапити в обіг), а із санкції ст. 229 ККУ — ще й позбавлення волі, в той час як загальновизнано, що лише позбавлення волі може бути стримуючим фактором для порушників.

2. Висока межа настання кримінальної відповідальності за статтями 176, 177, 229 ККУ ускладнює можливість початку кримінального провадження за порушення ПІВ.  Межа залежить від мін. прожиткового мінімуму та щороку збільшується, в 2018 р. – 17620 грн., в 2019 р. – 19210 грн., на 2020р. — 20270 грн. В той же час наявний дисонанс між настанням відповідальності і санкціями за порушення — межа настання кримінальної відповідальності більша ніж мінімальний штраф за  статтями 176, 177 ККУ (3400 грн.), а за ст. 229 ККУ (17000 грн.).

3. Спецконфіскація згідно із ст. 96-1 ККУ дозволяє законно повторно вводити контрафактну продукцію в обіг. Відповідно до положень міжнародних договорів така продукція має бути знищена.

4. Відсутність єдності судової практики — з часу включення  у 2001 р. статей 176, 177, 229 до ККУ касаційний суд не узагальнював судову практику по справам щодо порушення ПІВ в порядку кримінального судочинства.

5. Низький рівень штрафів за порушення ПІВ в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлений ст. 51-2 – від 170 грн. (≈ 6,5$) до 3400 грн. (≈ 130$) не відповідає реаліям сьогодення, не виконує ні попереджувальної, ні каральної функції, а тому є неефективним механізмом боротьби.

6. Усунути недоліки правозастосування, пов’язані із розрахунками збитків при вчиненні протиправних дій, пов’язаних із контрафактною продукцією. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» (пост. КМУ № 1185 від 03.10.2007 р.) у п.26 надає можливість здійснювати розрахунки збитків лише щодо двох протиправних дій — виробництва та/або реалізації контрафактної продукції, забуваючи про зберігання з метою продажу. Це призводить до різного підходу атестованих судових експертів при розрахунку завданих збитків при вчиненні протиправних дій, пов’язаних із контрафактною продукцією.

7. Поліцією не відслідковуються ланцюги поставок в Україну контрафактної продукції, в результаті на ринку представлена контрафактна продукція всього асортименту промислових товарів.

Щодо актуальних змін до МКУ пропонуємо такі:

По-перше виправити допущену неточність формулювання визначення контрафактних товарів. Практика 2020-2021 років показала необхідність внесення змін у визначення поняття контрафактних товарів, а саме виключення із таких товарів, товарів, на яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з зареєстрованою торговельною маркою (ТМ) чи географічним зазначенням (ГЗ). Регламент ЄС № 608/2013 від 12.06.2013 р., до норм якого приводили у відповідність українське законодавство, містить більш коректне формулювання контрафактних товарів — товарів, які містять позначення «або яке суттєво не відрізняється від такої ТМ» та «які суттєво не відрізняються від такої ТМ чи ГЗ». Тобто контрафактним товаром має бути визначено товар, на якому використані позначення тотожні із охоронюваними в Україні ТМ чи ГЗ, або які суттєво не відрізняються від таких ТМ чи ГЗ стосовно одного й того самого виду товарів. На відміну від позначень «схожих настільки, що їх можна сплутати» з оригінальними ТМ чи ГЗ, які використовуються на товарах, що порушують права ІВ (синоніми імітації, Look-a-likes, паразитичні товари), на контрафактних товарах використовується або тотожна ТМ чи ГЗ оригінального виробника, або позначення із незначними відмінностями, яке суттєво не відрізняється від позначень, використаних на оригінальних товарах, бо контрафактний товар має на меті введення в оману споживача для здійснення швидкої покупки. Щоб зрозуміти різницю між поняттями «схоже настільки, що його можна сплутати» та «суттєво не відрізняються» підкреслимо, що для встановлення першого зазвичай звертаються до судових експертів за спеціальним висновком, а для встановлення другого достатньо побачити таке позначення і у кожного митника виникне стійка асоціація із певною ТМ або ГЗ. Тим паче, що визначення схожості до ступеня сплутування позначень на товарі входить до компетенції судового експерта у сфері ІВ, а не посадової особи митниці. Товари, які будуть містити позначення «схожі настільки, що їх можна сплутати» з оригінальними ТМ чи ГЗ, також не залишаться поза увагою митних органів, оскільки попадуть під визначення товарів, що підозрюються у порушенні прав ІВ, та будуть мати ознаки порушення прав ІВ на ТМ чи ГЗ. Однак, на переконливу думку правовласників, на сьогоднішньому етапі трансформації митних заходів треба зосередитись на призупиненнях саме контрафактних товарів.

По-друге, зобов’язати імпортерів/експортерів та їх декларантів зазначати ТМ під час заповнення митних декларацій за умови її наявності на товарі або його упакуванні, а не тільки у товаросупровідних та комерційних документах. Наразі пп. 5 п. 8 ст. 257 надає право декларанту не вносити відомості про ТМ та виробника, якщо вони не зазначені у товаросупровідних та комерційних документах, які вони надають митному органу. Як результат, ТМ не вказується, не дивлячись на те, більшість наявних на ринку товарів марковані різноманітними ТМ. Система аналізу ризиків не спрацьовує на такий товар, хоча раніше у подібних випадках обов’язково здійснювався огляд імпортованої продукції, а тому не виключається можливість незаконного імпорту контрафактної продукції.

По-третє, необхідно однозначно визначити у МКУ, що позитивні результати дослідження зразків товарів правовласником (або особою, уповноваженої з питань ідентифікації товарів щодо контрафактності правовласником) на предмет їх контрафактності є достатніми для складання адміністративного протоколу за ст.476 МКУ, оскільки тільки зазначені особи мають спеціальні знання стосовно актуальних ознак оригінальності продукції правовласника. Така норма буде повністю відповідати суті п. 2 ст. 19 Регламенту ЄС № 608/2013 — «митні органи можуть відбирати зразки, які є репрезентативними для товарів. Вони можуть надавати або надсилати такі зразки держателю рішення (авт. правовласнику) за його запитом і лише для цілей аналізу (експертизи) та для спрощення подальшої процедури, пов’язаної з контрафактними і піратськими товарами. Будь-який аналіз таких зразків проводять під одноосібною відповідальністю держателя рішення». У нормах п.п. 12-14 ст. 399 чинного МКУ, які залишились в редакції норм МКУ від 13.03.2012 № 4495-VI, зазначено, що «12. Правовласник та/або декларант можуть з дозволу митного органу брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається митному органу… 14. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав ІВ під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари — безпосередні предмети правопорушення вилучаються». Таким чином, згідно чинного МКУ не правовласник досліджує відібрані зразки і підтверджує чи ні їх контрафактність своїм письмовим висновком, як це передбачає Регламент ЄС № 608/2013, а уповноважений орган, який не має жодного поняття про актуальні ознаки оригінальності такого товару, а тому лише відповідає на питання у межах своєї компетенції — чи використана на товарі ТМ, яка належить правовласнику. Згідно з ч. 1 ст. 487 МКУ провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до МКУ, а в частині, що не регулюється ним, — відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення. Відповідно до статей 495 МКУ та 251 КУпАП доказами у справі (в т.ч. про порушення митних правил) є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, що встановлюється, зокрема висновком експерта. Таким чином, висновок особи, уповноваженої з питань ідентифікації товарів щодо контрафактності правовласником може бути належними доказом та підставою для складання протоколу про порушення митних правил за ст. 476 МКУ. Це дозволить суттєво прискорити та здешевити для правовласників процес надання висновку щодо ознак контрафактності для складення адміністративного протоколу за ст. 476 МКУ. При цьому, якщо інспектор митного органу визнає за необхідне призначення експертизи в межах провадження у справі про порушення митних правил, він також може її призначити в порядку ст. 516 МКУ.

По-четверте, закріпити в митному законодавстві України можливість участі власника прав ІВ (правовласника або його представника) в адміністративних справах щодо порушення митних правил, шляхом зазначення у ст. 497, 498 МКУ правовласника або його представник, та у ст. 497 МКУ особи, уповноваженої з питань ідентифікації товарів. На даний час в переліку осіб, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митних правил правовласник або його представник відсутні, в результаті окремі судді відмовляють таким особам в можливості брати участь в справах даної категорії. Неможливість участі правовласника чи його представника в провадженнях у справах про порушення митних правил за ст. 476 МКУ, в свою чергу, унеможливлює ефективний захист порушених прав ІВ. Запропоновані зміни, на які правовласники звертають увагу представників виконавчої та законодавчої влади останні п’ять років, дозволять покращити цю ситуацію.

По-п’яте, необхідно запровадити в митне законодавство України положення щодо безальтернативного знищення контрафактних товарів, шляхом викладення ч. 8 ст. 243 МКУ в такій редакції «8. Товари, конфісковані за рішенням суду відповідно до статті 476 цього Кодексу, у строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень, підлягають переробці, утилізації чи знищенню» та передбачити знищення в ст. 476 МКУ.Наразі санкція ст. 476 МКУ не передбачає знищення контрафакту, а в ст. 243 МКУ передбачена альтернативність розпорядження конфіскованими за ст. 476 МКУ товарами, коли конфіскована в дохід держави за рішенням суду контрафактна продукція може бути повторно введена в господарський обіг. Міжнародні договори (ст. 46, 61 TRIPS, ст. 237 Угоди про асоціацію), які стали частиною законодавства України, передбачають безальтернативне знищення контрафакту. Так, відповідно до ст. 46 Угоди TRIPs судові органи мають право постановити рішення про те, що товари, щодо яких встановлено порушення прав, без будь-якої компенсації мають бути усунуті з торгових каналів так, щоб уникнути заподіяння будь-якої шкоди правовласнику та знищені. Знищення контрафакту також є однією з головних цілей правовласників.

По-шосте, пропонуємо внести зміни до санкції ст. 476 МКУ, шляхом визначення альтернативного покарання (від 34000 до 170000 грн.) залежно від кількості продукції та інших обставин справи, оскільки для імпортера великої партії контрафактної продукції встановлений наразі штраф в 17000 грн. є незначним і не виконує своєї стримуючої функції. Така зміна буде не тільки сприяти наповненню бюджету, але й припиненню подальших правопорушень прав ІВ.