3 липня 2018 року набрав чинності Закон Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань вдосконалення законодавства в сфері інтелектуальної власності (ІВ)», яким вносяться зміни до Цивільного Кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Податкового Кодексу, Закону про авторське право і суміжні права, Закону про охорону селекційних досягнень, Патентного Закону, Закону про товарні знаки, Закону про правову охорону топографій інтегральних мікросхем, а також в деякі інші нормативні акти.

Трохи раніше, 1 січня 2018 року набрав чинності новий Податковий Кодекс, у якому також були порушені деякі питання ІВ.

Розглянемо основні положення прийнятих змін.

• Змінилася система реєстрації товарного знака (ТЗ) — дворівнева система (раніше, експертиза проводилася Національним інститутом інтелектуальної власності, а затвердження рішення і реєстрація знака здійснювалися Департаментом інтелектуальної власності Міністерства юстиції РК) змінилася однорівневою і тепер весь процес реєстрації ТЗ від подачі до реєстрації буде здійснюватися тільки Республіканським державним підприємством «Національним інститутом інтелектуальної власності».

• Скорочено терміни проведення експертизи заявки на ТЗ: відтепер попередня експертиза повинна проводитися за 10 робочих днів, замість 1 місяця, повна експертиза — 7 місяців, замість 9 місяців. Відповідно, що зі скороченням термінів експертизи скоротяться і загальні терміни реєстрації ТЗ з 12 місяців до 9 місяців.

• Відомості про подані заявки тепер будуть публікуватися.

• Скорочено терміни реєстрації передачі прав (поступки, надання ліцензії), застави прав — 10 робочих днів, замість 2 місяців. Визначено термін дії ліцензії, і якщо в договорі він не вказаний, то, за замовчуванням, термін встановлюється 5 років, при цьому він не може перевищувати строк дії ТЗ. Законодавчо визначено термін розгляду заяви щодо припинення або анулювання договору на підставі рішення суду — відбувається протягом одного дня.

• Внесена поправка щодо анулювання знака у зв’язку з невикористанням. Якщо раніше передбачалася можливість анулювання знака у зв’язку з невикористанням протягом трьох років з дати реєстрації або з дати попередньої подачі заперечення, то на сьогодні зацікавлена ​​особа може оскаржити реєстрацію щодо невикористання знака тільки протягом трьох років, що передують даті подачі заяви про дострокове припинення. При цьому суперечки з невикористання ТЗ підлягають розгляду в суді, а раніше вони розглядалися в апеляційній раді Міністерства юстиції РК.

• Доповнено підстави для визнання реєстрації ТЗ недійсним, а саме:

(1) якщо реєстрація проведена на ім’я представника того, хто є власником тотожного або схожого до ступеня змішування ТЗ в одній з країн — учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності, без дозволу останнього;

(2) якщо ТЗ є тотожним або схожим до ступеня змішування відносно однорідних товарів або послуг з фірмовим найменуванням іншої особи, виняткове право на яке в Республіці Казахстан виникло раніше дати пріоритету ТЗ.

При цьому такі спори підлягають обов’язковому попередньому розгляду в досудовому порядку в апеляційній раді.

• Укладання і реєстрація ліцензійного/субліцензійного договору дозволяють відносити на відрахування деякі пов’язані з просуванням товару витрати. Платник податків, який має право на виробництво і (або) реалізацію товару, що містить ТЗ, який використовується на підставі зареєстрованого ліцензійного або субліцензійного договору, відносить на відрахування витрати по діяльності, спрямованої на підтримку і (або) збільшення обсягів продажів такого товару незалежно від наявності права власності на нього. Це означає, що витрати, наприклад, на маркетингову та рекламну діяльність товарів, що містять ТЗ, які використовуються за ліцензійним договором, можуть бути віднесені на відрахування при визначенні оподатковуваного доходу, якщо така діяльність була здійснена у зв’язку з реалізацією таких товарів.

• Визначено термін «контрафактний товар і його упаковка». Визнається контрафактним товаром та його упаковка, на яких розміщено без згоди правовласника ТЗ або позначення, схоже з ним до ступеня змішання. Контрафактні товари і їх упаковки, а також знаряддя, обладнання чи інші засоби і матеріали, використані для їх виготовлення, підлягають вилученню з обороту і знищенню за рахунок порушника на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. При цьому передбачається виключення: якщо введення в оборот контрафактних товарів необхідно в громадських інтересах і не порушує вимог законодавства Республіки Казахстан про захист прав споживачів, за умови видалення з товару та його упаковки незаконно використовуваного ТЗ або схожого з ним до ступеня змішання позначення.

• Запроваджена компенсація, як ще одна міра відшкодування збитків власника ТЗ. Власник знака має право замість відшкодування збитків вимагати від порушника виплати компенсації. Розмір компенсації не визначено і підлягає визначенню судом, виходячи із характеру порушення, ринкової вартості однорідних (оригінальних) товарів, на яких ТЗ або позначення, схоже з ним до ступеня змішання, розміщені за згодою власника. Відсутність чітких підходів, що визначають мінімальний і максимальний розмір компенсації, дозволяє суду більш гнучко визначати розмір компенсації, але, в той же час зближує поняття компенсації з відшкодуванням збитків, оскільки власник ТЗ, мабуть, повинен буде детально обґрунтувати розміри компенсації, навести розрахунки, як і в разі розрахунку збитків.

• Адміністративна відповідальність за паралельний імпорт і продаж паралельно імпортованих товарів скасована. У разі призупинення митними органами паралельного імпорту, правовласник повинен звертатися за захистом своїх прав до суду в цивільному порядку, а не в митний орган для порушення справи про адміністративне правопорушення, як це було раніше. Спори, що пов’язані з реалізацією паралельно імпортованих товарів на внутрішньому ринку, також будуть розглядатися тільки в цивільному порядку.

• Спірна підсудність. Незважаючи на те, що законодавство передбачає і адміністративну, і кримінальну відповідальність за незаконне використання ТЗ, Цивільний Кодекс і Закон про товарні знаки встановлюють, що суперечки, пов’язані з визначенням правомірності використання ТЗ або позначення, схожого з ним до ступеня змішання, або загальновідомого ТЗ, підлягають розгляду тільки в цивільному процесі.

Крім перерахованих вище основних змін також внесено низку змін, які хоч і менш значні, але вагомі. Так, законодавчо закріплений період, з якого виникає виключне право на ТЗ, спрощено вимоги до документів, що надаються при подачі заявки на реєстрацію ТЗ, деталізована процедура досудового розгляду справ в апеляційній раді уповноваженого органу.

За матеріалами ТОВ «Болотов і Партнери»